Особенности оформления договоров при передаче прав на товарный знак

Сделка по продаже или передаче правообладателем товарного знака другому лицу является одной из самых распространенных в области интеллектуальной собственности. Многие компании просто не регистрируют свои обозначения, предпочитая приобретать какие-то из тех, что уже существуют на рынке. У такого подхода, без сомнения, есть свои плюсы: не нужно ждать, пока Роспатент оформит свидетельство на регистрацию; не нужно разрабатывать собственное обозначение и делать его таким, чтобы у него отсутствовали аналоги, а приобретая товарные знаки, уже «раскрученные» для других групп товаров и услуг, вы получаете еще и имидж бренда…

Для регулирования уступки и передачи прав на товарные знаки существуют два вида документов: договор уступки и лицензионный договор. Первый используется в случаях, когда исключительные права передаются полностью, второй – пре передаче прав на определенный срок или в определенных рамках.

В бизнесе часто встречаются случаи передачи в пользование и продажи товарных знаков владельцем другому лицу или организации. Современное законодательство об интеллектуальной собственности обязывает регистрировать подобные отношения в Роспатенте после подписания договоров продажи или лицензионных договоров. Разница между указанными документами состоит в следующем: по договору об уступке прав на товарный знак, права на объект передаются другому лицу на постоянной основе, а согласно лицензионному договору, правоприобретатель лишь получает право использовать этот объект интеллектуальной собственности на определенных условиях и на определенный срок. И договор уступки (или отчуждения), и лицензионный договор необходимо регистрировать в Патентном ведомстве РФ, иначе они не будут иметь законной силы.

Несмотря на то, что требования к содержанию и оформлению таких договоров подробно изложены в статьях 1232 и 1488 Гражданского кодекса РФ, у неподготовленного человека, не имеющего опыта работы в сфере IP, все равно возникает масса вопросов. Попробуем в них разобраться.

Первый и самый главный вопрос: каковы необходимые условия для заключения договоров уступки. Их не так много, и главное состоит в том, что в договоре отчуждения объектов интеллектуальной собственности обязательно должна быть указана цена, уплаченная новым правообладателем. Бывают случаи, когда регистрируется и безвозмездный договор, однако в отечественном законодательстве подобные сделки между юридическими лицами не предусматриваются, поэтому в дальнейшем их законность может быть оспорена.

Несколько сложнее обстоит дело с оформлением лицензионного договора. Все условия, которые необходимы для его заключения, изложены в ГК РФ в ст. 1235-1238, а также в ст. 1489. Отметим, что в возмездном лицензионном договоре обязательно определяется размер и периодичность внесения лицензионных платежей. При этом закон предусматривает и безвозмездную передачу лицензии – в этом случае регистрировать документ в Роспатенте не нужно. Именно это «преимущество» заставляет многих правообладателей делать выбор в пользу безвозмездного лицензионного договора: они считают, что, избавив себя от необходимости государственной регистрации документа, сумеют сэкономить время и обеспечить своим интересам должный уровень защиты. Однако именно зарегистрированный в Роспатенте договор более надежен, особенно при взаимодействии с государственными или налоговыми органами, а также в случае возможных судебных споров, связанных с использованием товарного знака.

Срок действия лицензионного договора определяется сторонами, но не может превышать срока действия регистрации товарного знака. Следует отметить, что регистрации также подлежат любые изменения и дополнения, вносимые в лицензионный договор. Например, если меняется адрес или название компании-лицензиата, или в том случае, если стороны решили изменить условия соглашения или продлить его срок. При этом если изменения касаются реквизитов или наименования владельца товарного знака, эти сведения вносятся не только в договор, но и в материалы свидетельства на объект интеллектуальной собственности. В этом и в других случаях изменений условий договора оформляются соответствующие дополнительные соглашения. Расторжение договора по согласию сторон также подлежит регистрации в Роспатенте.

Наиболее сложно заключить лицензионный договор или договор уступки в том случае, когда название компании-владельца товарного знака совпадает с обозначением товарного знака. В такой ситуации Роспатент будет требовать от владельца подтверждений, что отчуждение прав на указанный товарный знак не будет вводить потребителя в заблуждение по отношению к лицу, который производит товар. Обоснования возможности регистрации договора в таких случаях могут быть самыми различными и в каждом отдельном случае составляются индивидуально. Самый «простой» способ обоснования – ликвидация правообладателя.

Если у компании есть несколько похожих товарных знаков, сходных между собой, а передается исключительное право только на некоторые из них, Роспатент не произведет регистрацию договора уступки, если они зарегистрированы для однородных товаров и услуг. Согласно ГК РФ, права на сходные товарные знаки для однородных товаров не могут принадлежать различным юридическим лицам. В этом случае необходимо уступить новому владельцу права на всю серию товарных знаков, или же для всех товаров, или для товаров, относящихся к определенному классу. В последнем случае два юридических лица будут владеть правами на товарные знаки, но для разных товаров. Кстати, в случае с лицензионным договором сходство товарных знаков, в него включенных, значения не имеет.

При оформлении договоров отчуждения или лицензионных договоров всегда возникают вопросы, разобраться в которых может человек, имеющий опыт в сфере IP. Поэтому чтобы избежать проблем, которые могут возникнуть при обнаружении ошибок в договоре, или при его неправильной регистрации, имеет смысл привлечь специалиста еще на этапе сбора и оформления документов.

Код для вставки в блог